论“重构真实的研发过程”——北知院（2019）京73行初5353号判决引发的思考

第5353号判决所涉及的行政诉讼案件的原告是加利福尼亚大学董事会（专利权人），被告是国家知识产权局，第三人是上海复星星泰医药科技有限公司（无效宣告请求人）。

原告因不服国知局复审委第37674号无效宣告请求审查决定（下称“被诉决定”）而提起诉讼。

该案的涉案专利的发明名称为“二芳基乙内酰脲化合物”，专利号为CN200680025545.1（CN101222922B）。该发明涉及治疗前列腺癌药物。

涉案专利的权利要求1在无效宣告请求审查阶段的口头审理过程中被修改限定为如下具体化合物：

该案中经第三人提出、被告采用的最接近的现有技术为证据4（WO2006/ 028226A1）的化合物41（分子式如下）：

另一个现有技术文件为证据5（US 5,411,981A），其内容覆盖了与上述化合物完全相同的苯环-咪唑-苯环结构，其中咪唑环3-位上的苯环可以有取代基，包括氟、氯、溴、碘和氨基甲酰基。

复审委在被诉决定中采用三步法审查创造性，包括（1）认定最接近的现有技术；（2）认定苯环-咪唑-苯环是药物活性的共同结构，其他取代基均为可变化取代基，活性种类不受影响，最多影响活性程度；（3）确定区别特征和实际解决的问题，认定引进区别特征不需要启示；并且（4）结论为：

“综上所述，在对证据4的化合物41进行结构改进时，本领域技术人员基于证据5和公知常识的教导在其能力范围内通过常规选择，能够获得权利要求1的化合物RD162＇，将其用于前列腺癌是显而易见的”。“因此权利要求1的技术方案相对于证据4、证据5和公知常识来说是显而易见的，不具备创造性。”

1、关于创造性的判断原则

第5353号判决针对创造性提出了一个与审查指南不同的判断原则，这就是“创造性的评述需要符合真实的研发规律”。该判决提出了一个理论认识，这就是“创造性判断过程的实质是以最接近现有技术为起点对于真实研发过程的重构”。该判决认为，重构真实的研发过程的重要环节是确认发明人在现有技术的基础上是否能产生研发动机。

2、推导过程和主要观点

第5353号判决直接将被诉决定中认定的最接近的现有技术，即证据4的化合物41，作为最接近的现有技术，并认定发明实际解决的技术问题是“获得基本相同的高拮抗低激动的效果”。

然而，第5353号判决并没有在这个节点上确认是否存在将区别特征引入到最接近的现有技术并预见到解决发明要解决的技术问题、取得发明待取得的技术效果的启示。相反，第5353号判决在这个节点上抛弃了三步法，而是要“重构”研发过程，就是退回到发明尚未完成的时间节点，探究本领域的技术人员会有怎样的研发动机。

第5353号判决认为，“对于本专利权利要求1是否具有创造性，需要依据客观真实的研发规律进行判断。尤其应该注意的是，在这一过程中，因本专利权利要求1尚未出现，本领域技术人员并不知晓本专利权利要求1与化合物41之间的区别技术特征，因此，本领域技术人员并不会直接着眼于区别技术特征进行研发。” 该判决认为，本领域技术人员面对化合物41这一研发起点时面临多种修改选择，包括基本结构是否需要修改、如何修改，以及取代基是否需要替换、怎样替换，等等。

该判决认定本领域技术人员有动机不改苯环-咪唑-苯环结构，但对可替换的取代基位点有多种选择，并非仅限于区别特征所在的三个位点。第5353号判决最后以第三人对于本领域技术人员为何在存在多种选择的情况下会选择上述三个位点进行替换、为何选择特定的取代基（引入区别特征）未能给出合理说明或提交相关证据为理由认定：“第三人所提交证据及说理尚不足以说明本专利所涉药物领域研发领域的客观规律，相应地，亦难以说明本专利权利要求1基于真实的研发规律不具有创造性。”

第5353号判决据此撤销了被诉决定。

1、关于“真实研发过程的重构”

第5353号判决提出的新思想是：“创造性判断过程的实质是以最接近现有技术为起点对于真实研发过程的重构”。从字面上看，这个“对真实研发过程的重构”的思路是要追究发明的真实的研发过程，并以此来确定发明的创造性。如此，有如下讨论：

（1）证明真实研发过程的证据

如果追究发明的真实研发过程，正常的思路应该是首先要求或起码允许专利权人提供证据来证明真实的研发过程。如果专利权人能够提供这样的证据，则应该以专利权人提供的证据为依据来认定发明的创造性。

如果专利权人能够提供其真实的研发过程的证据，则没有道理抛开这个真实的研发过程而通过推导的方式另外“重构”一个所谓的“真实的研发过程”。

（2）追究真实研发过程可能带来的问题

追究真实研发过程可能会带来一系列理论和实践方面的问题。

第一，现有的专利审查指南并不是建立在追究“真实的研发过程”这样的原则的基础之上的。如果追究发明的真实研发过程，并以专利权人提供的证据为依据来认定发明的创造性，则需要建立一个全新的审查理论。

这样的审查原则也将显著增加专利审查和专利无效程序中对证据的查证工作的工作量和复杂性。

第二，如果如此设定创造性的审查原则，则还需要围绕这个原则制定具体的判断标准。

真实的研发过程是多种多样的。有的发明是发明人经历千辛万苦、反复的实验和失败后得到发明成果。有的发明的真实的研发过程就是对有限的技术参数的组合的研究。有的发明的真实的研发过程有可能源自一次偶然的计算错误，或者观察自然现象得到启发，或者从偶然遇到的无关的事件中得到启示。如果追究真实的研发过程，一些用现行的三步法判断具有创造性的发明可能会被认定是没有创造性的。一些用现行的三步法判断不具有创造性的发明也可能会被认定有创造性的。

如果落实这个新构思，已有的审查理论和审查标准必须彻底推翻。

第三，如果如此设定创造性的审查原则，专利权人有可能会不愿意提供对确立创造性不利的真实研发过程的证据。显然，不能允许专利权人根据自己的意愿随意选择配合或不配合。如此，需要考虑为专利申请人、专利权人设立提供真实研发过程的证据的举证责任和举证程序。

然而，这样的举证责任和程序显然不是靠法院判例就能设立起来的。

2、理论体系探讨

（1）“本领域的技术人员”

真实的研发过程中的研发人员往往不是专利审查指南中规定的“本领域的技术人员”，而是本领域的专家。他们并不掌握所有的现有技术信息，但有创造力。不仅如此，发明的完成人也可能是没有受过高等教育的普通人，例如中学生。

显然，如果追究真实的研发过程，就需要废掉“本领域技术人员”这个概念、废掉专利审查指南中涉及创造性审查的整个体系，并为专家搞研发、中学生搞研发的创造性设立判断标准。

（2）最接近的现有技术

既然要追究本领域技术人员在发明完成之前，在面对最接近的现有技术的时候都有怎样的修饰、替换的可能选择，作为判断基础的最接近的现有技术本身也应该得到同样详细程度的关注。具体说来，证据4中披露了大量的具体化合物，选择化合物41作为最接近的现有技术需要先经过论证。事实上，采用证据4本身也是需要质疑的。如果要退回到发明完成之前的时间节点、重构真实的研发过程，那还应该追究研发过程到底参考了怎样的现有技术。把对现有技术的认定排除在重构和还原之外是没有道理的。

按照第5353号判决的思维逻辑，在研发开始的时候，本领域技术人员并不知道自己将会完成怎样的发明，那么研发人员很有可能采用技术效果最好的现有技术作为研究对象和研发的起点，而不必然选择跟自己尚未完成的发明相比特征最多的现有技术作为研发的基础。

如果追究真实的研发过程，就应该追究客观的“最接近的现有技术”，而不是把专利审查指南中为了专利审查而人为设定的“最接近的现有技术”作为最接近的现有技术。

就是说，如果按照第5353号判决提出的思想来审查创造性，就不可避免地要废除现行三步法中对最接近现有技术的认定这个重要环节。这也意味着推翻专利审查指南中设定的创造性审查的整个理论体系。

（3）再论“真实研发过程的重构”

第5353号判决并没有对其提出的“重构真实的研发过程”这个原则所依据的思想体系给出任何交代。这个看似简单的“重构”实际上涉及审查理论、审查标准、证据规则等诸多方面。显然，这个与“重构”相配的理论和体系是无法靠一个或若干个判决来建立起来的。

在第5353号判决的推导过程中所采用的研发主体是专利审查指南中为了专利审查而虚构的“本领域技术人员”，并且以根据专利审查指南人为认定的“最接近的现有技术”为起点。这样重构的研发过程必然不是真实的研发过程。这样的推导所得到的只能是一个虚拟的研发过程。

即使能够认定第5353号判决所追究的是一个虚拟的研发过程，仍然需要设立新的审查理论和审查标准来与这个新思想配套。

（4）研发动机

第5353号判决对创造性的推导过程的关键环节是探究后续研发的动力。该判决拒绝按三步法讨论引入区别特征并解决技术问题的启示，而是要退回到发明完成之前，看本领域技术人员面对着多少选择、怎样的选择。

如果按照第5353号判决的思路来判断创造性，则记载变量较多或变量的选择范围较大的文件作为现有技术基本上不可能破坏任何一项发明的创造性。这是因为从这样的文件出发通常难以找到选择特定取代位点和取代方案的明示或暗示，就是说任何特定的修饰方案都不是必然的，后续研发动力不必然存在。

可以拿比药物化合物发明稍微简单一点的农药领域常见的复配制剂来解剖一下。农药领域已知有数量巨大的杀虫剂，例如按类型可以分为A1、A2、A3…，B1、B2、B3…, X1、X2、X3…种杀虫剂。杀虫剂可以制复配制剂，就是某类型的某特定杀虫剂配某类型的某特定杀虫剂。复配的目的可以是简单的，例如同时防治不同种的害虫。复配的目的也可能是追求协同增效作用，也就是两种杀虫剂混在一起产生1+1大于2的杀虫效果。

按照现行的审查标准，如果将两种杀虫剂Ai和Xi混在一起，取得简单加和效果，则这样的复配制剂不被认为构成有创造性的发明。只有两种杀虫剂的混合产生了协同增效作用才被认为是有创造性的。

然而，按照第5353号判决的思维模式，本领域的技术人员在发明完成之前所面对的是数量巨大的杀虫剂。这个技术人员没有动力去选择任何两个杀虫剂去拼成复配制剂。这样，所有的简单加和效果的复配制剂将都具有创造性。

（5）效果和启示

第5353号判决与现有的审查理论的最大区别在于技术效果在创造性判断中的作用。

根据现行的审查理论，发明的创造性的审查的核心就是技术效果。如果得到的复配制剂的效果就是简单加和1+1=2，这样的发明就不被认定有创造性。这样的认定与发明完成前本领域技术人员面前有多少数量的杀虫剂没有关系。这样的不以取得改进效果为目的的随意搭配的发明对社会不构成任何贡献。

对于药物领域的发明的审查也是一样的。

如果被审查的发明被认定与现有技术相比并未取得技术效果的改进，则以该最接近的现有技术作为起点的研发过程就只能被认定不是以取得改进为目的的。这样，对最接近的现有技术的修饰就不需要任何启示，而仅仅需要人为的随意选择。这样的随意选择并不需要创造性劳动。同样，这样的认定与发明完成前本领域技术人员面前的现有技术文件记载了多少平行的方案、多少替代的可能性都无关。该技术人员如果面对了一百万种选择，这一百万种选择都是不需要创造性劳动的选择。此人面对的选择再多多少，判断也是一样的。

国知局被诉决定对技术效果/技术问题的认识是：“权利要求1相对于证据4实际解决的技术问题是如何提供另一种活性种类相同的（高拮抗低激动AR活性）的替代化合物以治疗前列腺癌”。结论是涉案专利权利要求定义的发明不具有创造性。

第5353号判决肯定了被诉决定中对技术效果的认定，认为技术效果是“获得基本相同的高拮抗低激动的效果”。但是，第5353号判决对涉案专利的创造性的判断却得出了相反的结论。

造成结论差异的原因是第5353号判决所提出的对创造性的审查思路只考察发明完成前本领域技术人员面对的选择项目的数量，而完全不考虑技术效果。

从技术效果的作用角度看，第5353号判决提出的新思路与现行的审查理论和实践是完全相不相容的。