知识产权归属协议核心条款法律问题

前言

因知识产权归属、侵犯商业秘密等反不正当竞争纠纷案由而与前员工及竞争对手对簿公堂，当前已成为中国或国际性知名互联网、高科技企业的

必打的战

如华为举报王某某、秦某某等侵犯商业秘密罪案；百度起诉前高管王某侵犯商业秘密；腾讯起诉跳槽阿里巴巴的前高管刘某某返还股权收益；美团起诉前员工任某某违反竞业义务；恒生电子举报前高管涉嫌侵犯商业机密等。国外的类似案件也很多，如亚马逊起诉前高管Farrell违反竞业限制义务、微软起诉李开复及谷歌等。

这些案件都有一个大体类似的模型：曾经在公司举足轻重的创业元老或核心骨干离职，自立门户或投入对手门下，公司的核心竞争优势岌岌可危。虽然案件结果各有不同，但在多数案件中都出现一份名为《知识产权及保密协议》或具有相同内容的法律文件，且成为

决定案件成败的关键

《知识产权及保密协议》是由企业及雇员签署的包括知识产权归属条款、保密条款以及基于保密义务的竞业限制条款的法律文件。知识产权归属、保密以及竞业限制条款是法律明文规定的可在劳动合同中约定的事项。三项内容可合并为一份《知识产权与保密协议》，也可单独拆分为《知识产权归属协议》、《保密协议》以及《竞业限制协议》三份协议。

管理规范的企业均会要求员工签署，私募股权投资的常规交割条件之一也是要求被投公司核心成员签署《知识产权归属协议》。大量案例显示：不签署或签署不完善的《知识产权归属协议》会导致企业的重大知识产权、商业利益受损且得不到救济。

一方面，《知识产权归属协议》常在员工入职时即签署，但其合同目的及相关争议往往要到数年之后即员工离职甚至之后一段时间后才会体现。另一方面，《知识产权归属协议》签署时，工作成果还未产生，争议行为还未发生，相关约定涉及多大权益难以预见。但在多年后产生纠纷时，协议条款往往会成为重大利益归属、争议行为定性的关键依据。《知识产权及保密协议》非常重要又难以把握，尤如

草蛇灰线,伏脉千里

在代理多起类案、为客户草拟修改多项此类协议基础上，笔者汇总提练出常见核心条款，对条款设定进行法律分析及案例验证，提出常见条款建议及法律分析，供同行及企业家参考。

一个协议还是多个协议？

《知识产权与保密协议》实际上由知识产权归属协议与保密协议两部分内容组成。二者除涉及商业秘密的部分交叉外（在我国法律体系中，商业秘密被视为知识产权的一个类别。因此《知识产权归属协议》要约定职务行为所产生的商业秘密的归属；而《保密协议》要约定商业秘密的范围及保护义务），其他合同标的、权利义务、期限以及合同目的等都有较大区别，不宜放在同一合同中。

因此，笔者建议应分别订立签署《知识产权归属协议》与《保密协议》。同时，因竞业限制义务应基于员工的保密义务，笔者建议竞业限制条款可并入《保密协议》，也可单独签署《竞业限制协议》。

一、合同目的及价值

知识产权归属协议主要解决员工、提供劳务者工作成果的知识产权归属、以及与知识产权相关的行为规范问题。

法律对于无形财产的权利归属规定，有别于有体物归属于雇主或委托方的规则，也与企业主的普遍认识不符。但法定归属原则一般服从于约定优先原则。在对员工入职前、在职期间、离职后所产生的工作成果归属、且对各类行为后果进行明确约定的情况下，任何一方的相关行为都可实现利益可期盼、后果可预料。

员工可能会将上任雇主的技术用于后任雇主的生产经营中，导致后任雇主在不知情的情况下侵犯他人知识产权；也可能在工作中使用侵权盗版软件或图片，导致企业对外承担侵权责任。通过协议约定相关成果的使用规则，不仅可让员工知悉服从，同时可证明企业履行了告知、警示的义务，在将来出现纠纷时可作为降低、免除责任的依据。

二、签约主体

基于知识产权归属协议的目的，该协议主体一方应为

企业或用人单位，

而另一方应不仅限于劳动者，还可扩展至劳务提供者、被派遣劳动者以及个人身份提供技术服务等可能参与企业知识产权客体创作的

自然人

鉴于协议的利益不仅涉及协议双方还涉及双方的关联方。协议中应约定员工对于企业或其任何的子公司、母公司、合资企业或其它关联企业共同承担的义务。而员工的行为可能通过其亲属或关联方实施，协议中应有

亲属或关联方的行为视为员工的行为

的约定。

三、独立性

在劳动或劳务合同因欺骗、违法等法定事由而无效、被撤销，或未订立劳动合同但已实际工作并产生工作成果时，知识产权归属约定如一并归于无效、未成立或被撤销，

不利于企业利益。

因此，《知识产权归属协议》应约定基础法律关系的无效、被撤销、未成立、或终止的，知识产权归属协议可继续有效且对双方有约束力。

四、单务合同

知识产权归属不应与劳动报酬建立对价关系。

以工资、薪酬、福利待遇作为知识产权归属协议的对价，甚至约定企业全面履行劳动合同作为员工履行知识产权归属承诺，对企业而言是具有风险的。

合同法规定的公平原则不能机械理解为必须有对价。企业以拟与自然人建立劳动关系、劳务关系、派遣用工关系或其他服务关系为前提，与员工订立《知识产权归属协议》，符合契约自由原则，也符合公平原则。

因此，《知识产权归属协议》完全可约定为单务合同，不以劳动报酬作为对价。

五、核心条款

1.先前成果条款

先前成果条款的设定目的在于规范先前成果的使用（或不得使用）规范，降低企业就先前成果与第三方或员工发生争议的风险。

2.工作成果归属条款

知识产权的法定归属规则较为复杂，且区分标准在个案中不明显，例如法人作品与职务作品（区别在于 “法人主持”、“法人意志”、“法人责任”），或职务发明创造与从属发明创造（区别在于是否“主要”利用本单位的物质技术条件）。

一般约定工作成果知识产权及其他相关权益归属企业。

随着时代进步及技术发展不断更新，出现了例如数据、人工智能成果等法律未明文规定的客体客体类型，且知识产权的内涵也在不断发生剧变。如用归纳法难免出现遗漏，因此采用定义加列举方式更为稳妥。

此条款的难点在于工作成果的定义。

参考案例：

北京中联软通科技有限公司、罗某某与北京亿美软通科技有限公司侵犯计算机软件著作权纠纷（笔者代理）

北京市高级人民法院（2006）高民终字第960号

裁判要旨：亿美软通公司与罗某某签订的《软件开发合同》中虽没有对涉案计算机软件的著作权归属进行约定，但是，在软件的源程序中罗某某已经明确写明了表示该计算机软件著作权人为亿美软通公司的相关内容。因此软件著作权属亿美软通公司所有。

3.雇佣结束后作出成果归属条款

鉴于研发工作的延续性，应约定雇佣结束后合理时间内（如一年）员工在公司从事工作或者公司分配的任务有关的发明归属公司所有，

避免职工在离职后利用职务成果申请专利或其他使用。

姜牧、吴小平与TCL王牌电子(深圳)有限公司、深圳TCL新技术有限公司、齐齐哈尔大学专利申请权权属纠纷

广东省高级人民法院（2006）粤高法民三终字第13号

裁判要旨：吴小平将职务成果于所在单位与TCL的合作研发项目结后，以其配偶的名义申请发明专利，单位关于确认专利权归属的诉讼不受诉讼时效约束。

4.署名权条款

约定知识产权归属企业的，并不发生署名权也归属企业的法律效果。

杨继国与四川省宜宾五粮液集团有限公司侵犯著作权纠纷

最高人民法院（2010）民申字第18号

裁判要旨：署名权是作者的权利，是否署名、以何种方式署名，权利人可以处分。

张深根与北京有色金属研究总院、有研稀土新材料股份有限公司技术成果完成人署名权纠纷、荣誉权纠纷、奖励权纠纷案（笔者代理）

北京市高级人民法院（2011）高民终字第4132号

裁判要旨：张深根主张其为获奖项目技术成果作出创造性贡献最大的前六名完成人之一，没有事实和法律依据。有研总院和有研稀土公司未将张深根列入候选人名单以及未将申报国家技术发明奖的事项告知张深根，并未侵犯张深根的署名权和获得荣誉权。

5.后续改进许可及成果权属

新的技术是否有赖于原专利技术、是否在实施新技术时会使用原专利技术为侵权问题，并不影响新技术本身构成专利且归属于后续改进人的权属认定规则。

因此，该条款应对此种风险进行克服。

赵庆港、徐效奇与上海连能机电科技有限公司专利权权属纠纷

上海市高级人民法院（2013）沪高民三（知）终字第140号

裁判要旨：《专利法》并不禁止发明人在他人专利的基础上进行研发改进，如果发明人在借鉴、吸收他人专利基础上完成的发明创造符合新颖性、创造性、实用性的标准，则该发明创造应该被授予专利权。即使本案涉案专利属于对第一代专利的改良、改进，此一技术改进属新的发明创造范畴，其相关权利并不当然归属于第一代专利的权利人。

6.非工作成果的归属

员工在业余时间所创作的非职务作品，原则上应属个人成果。但如果该成果与职务成果有关系或形成竞争关系，或利用了职务成果，此类非工作成果会对企业的利益造成损害，也形成了员工与企业的利益冲突。

因此，有必要特殊约定此类成果的知识产权归属进行约定，实现二者利益的一致。

王佳与奥迪（中国）企业管理有限公司等专利申请权权属纠纷（本所张楠律师代理）

北京知识产权法院（2016）京73民初195号

裁判要旨：员工在被派遣单位工作期间，接受被派遣单位交付的本职工作以外的任务安排，利用被派遣单位的物质条件所完成的成果，书面向公司报告工作成果且接受被派遣单位的职务发明奖励政策的，该成果知识产权属于被派遣单位。

7.放弃优先权条款

职务成果完成人依法享有职务技术成果的优先受让权。此项权利在公司转让技术成果时会构成公司与交易对象自由协商的障碍。但作为一项民事权利，职务成果完成人可放弃此项权利。

8.报酬及奖励条款

根据《专利法》、《专利法实施细则》、《促进科技成果转化法》以及《合同法》的规定，用人单位应给予职务发明人、职务技术成果完成人奖励或报酬，此为法律规定的强制义务，不可通过协议方式予以免除或限制。因此，企业应当在法律规定的范围内主动制定并实施合理的技术发明奖励及报酬制度，避免出现争议时由法院裁定奖励及报酬金额的不确定性。

9. 知识产权登记义务条款

10.不侵权条款

员工在职工作期间擅自使用侵权软件等侵犯他人知识产权的，可能会导致公司承担责任。因此，公司要在与员工的协议中明确禁止侵犯他人知识产权的行为，同时还要在规章制度体现更为细节的管理规定。

11.职务成果报告义务

为避免发生研发人员故意隐瞒研发成果而私下利用、或在离职后再公布研发成果的情况，应约定职务成果报告义务。

12.对新雇主的通知义务

员工有义务、企业也有权利向新用人单位披露在本协议下的相关权利归属约定，以免新用人单位在不知情的情况下侵犯企业的知识产权。。

13. 违约金及违约责任条款

《劳动合同法》对于约定劳动者承担的违约金进行了严格限制，仅可约定两种违约金：违反服务期约定的违约金、违反竞业限制约定的违约金。约定其他种类违约金的，会因违反强制性规范而被认定无效。

但知识产权归属协议的权利义务约定往往溯及劳动关系终止之后、且在劳动关系未成立、无效之情况下仍然适用。故在《知识产权归属协议》中约定违约金，在某些情况下为有效约定。或者即使在违约金条款无效，也不会影响企业按合同的实际损失赔偿原则提出索赔。因此，律师认为在《知识产权归属协议》中约定固定金额的违约金，对于企业一方有积极意义。

除约定违约金外，在违约责任条款中还可约定

不法利益归入及对价返还。

腾讯科技（深圳）有限公司、王杰劳动合同纠纷

广东省高级人民法院（2018）粤民申4075号

裁判要旨：刘春宁从天津腾讯公司离职后不久即入职阿里巴巴相关公司并担任高级管理人员，违反了竞业限制义务并应返还期权行权收益。

14. 争议管辖机构

知识产权归属协议作为劳动关系的一部分，存在知识产权法律关系以及劳动合同法律关系的竞合。就上述法律关系竞合所引起的管辖机构冲突，笔者认为虽然知识产权归属约定属于劳动合同的一部分，但区别于劳动争议案件，更应属于知识产权争议。故在《知识产权归属协议》中约定管辖法院、或约定商事仲裁机构处理也并无不可。

笔者曾代理的某企业与前任高管的不竞争合同纠纷，合同约定由商事仲裁机构进行仲裁。后该案仲裁条款被确认有效，案件以仲裁裁决方式结案并由法院强制执行。

综上，针对具有“草蛇灰线,伏脉千里”特点的《知识产权归属协议》，条款设计首先应符合法律规定，其次核心条款不可缺失、内容应详细周密有预见性，更为重要的是结合企业及员工情况进行个性化调整。