现有技术文件记载的错误内容在评价发明新颖性中的考量及用途发明新颖性的评价标准

导言：

一、案由

涉案专利申请的申请号为201510452769.1，发明名称为“次硝酸铋在电泳漆中的应用”，申请人为巴斯夫涂料有限公司。涉案申请的权利要求1的内容为：

“1. 水不溶性的碱式硝酸铋在可阴极沉积的电泳漆中作为交联催化剂用于降低电泳漆的烘烤温度的用途，

其中所述电泳漆含有至少一种粘结剂、至少一种交联剂和至少一种颜料，

其中在电泳漆的制备中不使用水溶性的硝酸铋，和

其中水不溶性的碱式硝酸铋以包含至少一种颜料的颜料膏的形式被混入到所述电泳漆中。” 

国家知识产权局针对涉案申请于2019年7月17日做出第183507号复审决定，以本发明相对于对比文件1（EP1518906A1）不具备新颖性为由维持其于2018年1月5日针对涉案申请做出的驳回决定。

国家知识产权局在第183507号复审决定中认为对比文件1公开了阴极电沉积（CED）涂料包括金属硝酸盐，例如Bi5O(OH)9(NO3)4（即碱式硝酸铋），并认为对比文件1客观上公开了涉案申请的用途，由此认为涉案申请相对于对比文件1没有新颖性。

申请人对第183507号复审决定不服，向北京知识产权法院提起了行政诉讼。北京知识产权法院经过审理，做出（2019）京73行初14577号行政判决，维持了第183507号复审决定。申请人对一审判决不服，向最高人民法院提起上诉。

二、本案焦点问题和法院观点

争议焦点之一：现有技术文件记载的错误内容能否被认定为现有技术来评价发明的新颖性。

对比文件1的发明目的是用水溶性金属硝酸盐替换其背景技术中使用的、其认为有缺陷的水不溶性硝酸盐，以改善涂层之间的粘合力。然而，对比文件1在列举可用于其技术方案的水溶性金属硝酸盐时提到了Bi5O(OH)9(NO3)4，即碱式硝酸铋。

事实上，碱式硝酸铋是水不溶性的。申请人提交了多份国内外的公知常识性证据证明碱式硝酸铋是水不溶性的。显然，对比文件1的发明人错误的把碱式硝酸铋归入水溶性硝酸盐，误以为该碱式硝酸铋可以作为水溶性硝酸盐用在其涂料中，并能解决其待解决的技术问题。对比文件1中的这部分内容应该属于错误记载。根据对比文件1的发明构思，其错误记载的内容不能解决其声称的技术问题、不能取得其声称要取得的技术效果，不属于该发明的技术方案，并因此不应当被作为现有技术用来评价涉案申请的新颖性。

国家知识产权局的诉讼代理人在本案一审和二审中也承认碱式硝酸铋是水不溶性的，承认对比文件1中关于碱式硝酸铋的内容属于错误公开，但是认为对比文件1“客观上”公开了包含水不溶性碱式硝酸铋的涂料。

一审法院持与国家知识产权局相同的观点。

在二审判决中，最高人民法院完全支持了中咨代理律师的观点。最高人民法院经过审理后认为：“以出版物公开方式公开的现有技术，其技术方案的内容以该出版物的客观记载为准。但是，如果该出版物关于该技术方案的记载内容与其他关联内容存在明显前后矛盾，且本领域技术人员根据该出版物记载的其他内容以及其掌握的本领域的公知常识无法给出合理解释的，则不能认定该技术方案被告出版物公开，即不能构成专利法意义上的现有技术。”

最高人民法院从对比文件1的背景技术和发明目的出发，认为对比文件1所记载的技术方案所采用的金属硝酸盐添加剂应当理解为具有水溶性的物理性质；而对比文件1却记载了采用碱式硝酸铋这一水不溶性的金属硝酸盐的技术方案，明显与其技术构思存在矛盾；对比文件1的其它部分也没有对此矛盾的内容做出特别说明，也无其它证据能够对上述明显的矛盾做出合理解释。最高人民法院由此认为“对比文件1记载的采用碱式硝酸铋添加剂的技术方案，应当被排除在对比文件1公开的范围之外，不应当被认定为属于现有技术。”

最高人民法院在此基础上认定对比文件1没有公开涉案申请权利要求1所要求保护的发明，进而做出结论：涉案申请相对于对比文件1具备新颖性。

争议焦点之二：用途发明的新颖性评价标准。

涉案申请要求保护“水不溶性的碱式硝酸铋在可阴极沉积的电泳漆中作为交联催化剂用于降低电泳漆的烘烤温度的用途”。

国家知识产权局在第183507号复审决定中认为碱式硝酸铋在对比文件1的涂料中“客观上”也起到了交联催化剂的作用，同样能够降低烘烤温度。

事实上，涉案申请权利要求1为用途发明。关于用途发明的新颖性，审查指南第二部分第十章第4.5.1节有明确的规定：“化学产品的用途发明是基于发现产品新的性能，并利用此性能而作出的发明。无论是新产品还是已知产品，其性能是产品本身所固有的，用途发明的本质不在于产品本身，而在于产品性能的应用。”

本申请正是发现了碱式硝酸铋具有在电泳漆中用作交联催化剂能够降低烘烤温度这一新的性能而做出的发明。因此，涉案申请要求保护这种用途。该用途恰恰符合审查指南对用途权利要求的规定。

对比文件1中使用的水溶性金属硝酸盐的作用是为了改善涂层之间的粘合。该对比文件1从未研究水溶性金属硝酸盐在电泳漆中的任何交联催化作用，更没有研究和公开碱式硝酸铋具有在电泳漆中用作交联催化剂能够降低烘烤温度这一性能。碱式硝酸铋的这一性能是涉案申请的发现，而非现有技术。那么，基于该新发现的性能所要求保护的用途发明自然具备新颖性。

最高人民法院完全支持了中咨代理律师提出的观点，认为“已知产品的新用途发明的本质不在于产品本身的创新，而在于其新的用途，因此，已知产品的用途发明创造是否具有新颖性，应当从该发明要求保护的新用途是否被现有技术所公开的角度予以判断，而不能仅因所涉产品属于已知就认定该用途发明不具备新颖性。”

最高人民法院认为对比文件1并没有公开涉案专利申请权利要求1所要求保护的“水不溶性碱式硝酸铋”这一已知产品的“用于降低电泳漆的烘烤温度”这一用途的技术方案，进而做出了涉案申请相对于对比文件1具备新颖性的结论。

三、代理律师点评

最高人民法院的第83号判决对现有技术文件中错误记载的内容能否被认定是其公开的内容、用途权利要求的新颖性应该根据怎样的标准审查这两个具有重要的理论和实践意义的问题给出了明确的回答。

对于现有技术文件中错误记载的内容，国家知识产权局在实践中通常取“将错就错”的态度，以该错误内容已经被现有技术“客观公开”为由，将该错误记载的内容作为审查的事实基础，也就是作为评价在后专利申请的新颖性的“现有技术”。

然而，这种脱离上下文对现有技术文件的内容进行生硬的机械解读是没有道理的。现有技术文件中错误记载的内容必须结合该现有技术文件所公开的整体内容做正确的解读。明显与该现有技术文件的整体构思相矛盾的错误公开不应被视为该文件公开的技术方案，不应当作为专利法意义上的“现有技术”评价在后专利申请的新颖性。如果不取这样的认识，审查标准将失去科学性和合理性，结果是偏离专利法第一条设定的宗旨，不当损害为创新做出实际努力和贡献的申请人的利益。

最高人民法院在本案中明确了现有技术文件中错误记载的内容如果结合该文件中其它部分公开的内容以及本领域的公知常识无法给出合理解释的，不能构成专利法意义上的现有技术。最高人民法院确定的这一判断标准对专利授权和确权程序中的审查和代理工作都具有指导意义，值得业界关注。

关于用途发明的新颖性审查，国家知识产权局的一些审查员常常混淆了用途发明和产品发明关于新颖性审查的标准，尤其是对于已知产品的用途发明，常常会以该产品是已知的且该产品的性能是其客观存在的为由而否认用途发明的新颖性。

然而，任何已知化合物的性能都是客观存在的。如果按照上述错误逻辑，那么已知化合物的所有用途发明都将不具备新颖性，也将不存在已知化合物的用途发明。显然，这个观点是明显错误的，也是与专利审查指南关于用途发明新颖性的审查标准相违背。

最高人民法院在本案中明确了已知产品新用途发明新颖性的审查标准，非常值得关注。

最高人民法院对专利行政二审案件发回重审和改判的比率（发改率）非常低，2019年为3.5%，2020年也仅为8%。最高人民法院撤销本案的一审判决和复审决定说明最高人民法院认为本案的争议焦点问题具有代表性和理论及实践意义。